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案例分析 | 故意漏列发明人,专利诉讼满盘皆输

在专利诉讼战场上,筑有专利壁垒就可以高枕无忧了吗?2025年11月,美国联邦地区法院的最新判例给出了残酷答案:Inline Plastics公司(下称“Inline”)故意遗漏两名外部顾问作为发明人,导致所有相关专利——不仅是涉案专利,而是整个专利家族——因不正当行为(Inequitable Conduct)被判定永久不可执行。这意味着,该公司前期为构建技术壁垒所做的大量投入,因这一初始错误而付诸东流。

01 行业启示

启示一:经得起法律拷问的发明人名单是稳固专利壁垒的坚实“地基”,发明人认定绝非形式主义:任何对发明构思做出实质性贡献的个人,无论是内部员工、外部顾问还是合作方,都可能具备共同发明人资格。系统性真实记录研发过程、明确各方贡献至关重要。

启示二:警惕专利家族的“连坐”风险:一件专利在申请过程中存在不正当行为,该专利不仅会被判不可执行,还会导致其家族专利(如续案Continuation、分案Divisional)也面临不可执行的风险。对于出海企业,务必保证申请文件的合规性和诚实性。

02 案件背景

在Inline Plastics Corp. 诉 Lacerta Group, Inc.案(Inline Plastics Crop v. Lacerta Group INC (2025)(Civil No. 18-cv-11631-MRG))中,Inline指控Lacerta侵犯了其拥有的五项专利技术。这五项专利均要求同一临时专利申请,属于同一专利家族。作为回应,Lacerta提出了强有力的反击,主张这五项专利因不当行为而不可执行:

1)隐瞒发明人:Inline未将共同发明人列入发明人名单,这些共同发明人对权利要求的概念形成做出了贡献;

2)歪曲现有技术:Inline严重歪曲了现有技术文献的教导。

Lacerta进一步指出,涉案专利的不可执行性将不仅限于涉案专利,还将延伸至同一专利族中的所有相关专利。

03 案件事实

Inline Plastics公司在申请专利时,故意未将对核心设计有实质性贡献的4Sight公司两名外部顾问列为共同发明人。在诉讼过程中,该两名顾问所在的4Sight公司所提供的设计图纸,构成了涉案专利权利要求的关键特征,且其工作完成时间早于Inline公司内部任何一名列名发明人。

04 案件判决

关于第(1)点,地区法院认为这一遗漏并非疏忽,而是出于欺骗美国专利商标局的“特定意图”。 Inline公司内部发明人前后矛盾的模糊证词,以及公司代表缺乏可信度的陈述,共同构成了“欺骗意图是唯一合理解释”的证据链。地区法院认定Inline因故意遗漏发明人构成了不正当行为(inequitable conduct)。据此,地区法院判决不仅涉案专利不可执行,整个专利家族的所有相关专利一并永久不可执行。

关于第(2)点,地区法院认为虽然存在争议,但尚不足以构成不正当行为。

05 Q&A

往期问题:该判决意味着联合用药专利在中国完全行不通?

往期答案:根据目前的审查实践和法院判例,如果权利要求中限定的联合用药的特征仅体现在制药过程之外的治疗方法上,而没有改变药品本身的生产制造过程,那么这些特征在审查和确权时往往被认为不具有限定作用。因此,若药物A 与药物 B 可于制剂生产阶段实现组合(例如制备为复方制剂,或采用组合包装形式),则在中国可通过药物组合物或制药用途等专利主题,获得有效的专利保护。

不过,随着当前国内外医药创新主体对于联合用药不能获得实质保护的现状有越来越多的意见,国家知识产权局此前也专门成立了联合用药专利保护课题组,对于联合用药在国内的保护情况、障碍与诉求、可行性等展开调研,相信未来有可能会对联合用药的实质保护加强。因此建议医药公司仍然要考虑在中国布局联合用药专利,为未来潜在的实质保护预留可能性。